El Tribunal Common de la Unin Europea ha dictado una reciente sentencia que desestima el recurso de la empresa madrilea contra la decisin de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unin Europea (Euipo), que concedi el registro de la marca Donas Dulcesol a Vicky Teams.
Una dulce batalla. As se podra calificar la pelea que en los tres ltimos aos han protagonizado Bimbo y Vicky Teams por el uso de la marca Dona. El origen de esta confrontacin se remonta a junio de 2018, cuando la sociedad valenciana Hijos de Antonio Juan (actualmente Vicky Teams) solicit ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unin Europea (Euipo) el registro como marca de la Unin del signo denominativo DONAS DULCESOL para varios productos alimenticios, entre ellos, productos de pastelera y confitera; bollera; bizcochos; brioches y tartas.
Tres meses despus, en septiembre de 2018, Bimbo Donuts Iberia, S.A., (entonces Bakery Donuts Iberia, S. A)., se opuso al registro de todos los productos basndose en su marca espaola denominativa anterior DONAS, que designa los siguientes productos: purs y legumbres secas; productos de panificacin, harinas, cereales, smolas y tapiocas comprendidos en esta clase, almidn para usos alimenticios, malta, pastas alimenticias, arroz y levaduras.
En enero de 2020, la Euipo desestim la oposicin en su totalidad por considerar que Bimbo no haba demostrado el uso efectivo de la marca espaola DONAS para los productos en los que basaba la oposicin. Bimbo recurri ante la propia oficina europea, que desestim el recurso confirmando que no se haban aportado pruebas del uso efectivo de la marca DONAS para los productos para los que estaba registrada.
Justificacin de la Euipo
Aunque la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unin Europea reconoci que se haba demostrado el uso efectivo para “piezas esponjosas de repostera con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate”, la entidad desestim las alegaciones de Bimbo para que se considerasen como “productos de panificacin” y “pastas alimenticias”, que s estaban amparados por la marca anterior DONA.
En su escrito de enero de 2020, la Euipo seal que los “productos de panificacin designan, pan comn y pan especial, y que existe una clara distincin entre dichos productos y los productos de bollera o pastelera, pese a que se fabriquen de forma similar”.
Por su parte, la oficina comunitaria considera que las pastas alimenticias se refieren a los conocidos productos de la cocina italiana como espagueti, tagliatelle, penne y farfalle, y no comprenden los productos para los que se haba usado la marca anterior DONAS.
Bimbo Donuts Iberia elev ante el Tribunal Common de la Unin Europea la resolucin de la Euipo, que acaba de dictar su resolucin. “La sentencia viene a confirmar los argumentos que ya utiliz la EUIPO, es decir, considera que Bimbo solo ha probado el uso para las piezas esponjosas de repostera con forma de bolas, glaseadas o cubiertas de chocolate, sin que estas puedan considerarse como productos de panadera o pastas alimenticias, que son los productos para los que se solicit la marca”, explica Cristina Gilabert, abogada de PONS IP.
La sentencia seala que a la hora de interpretar la lista de los productos y servicios para los que se registr una marca anterior y cuya prueba del uso efectivo se ha solicitado, con el fin de determinar la amplitud de la proteccin de dicha marca y de resolver la cuestin de su uso efectivo, hay que hacerlo de la manera ms coherente posible, habida cuenta de su significado literal y de su construccin gramatical, pero tambin, en caso de riesgo de resultado absurdo, valorar su contexto y la voluntad efectiva del titular de la marca en cuanto a su alcance.
Del mismo modo, tampoco considera que los mencionados bollos puedan considerarse como pastas alimenticias, otro de los productos que s incluye la marca espaola, pues interpretando dicha expresin de manera coherente y en su contexto, teniendo en cuenta su significado literal y su construccin gramatical, hacen referencia a los conocidos productos de la cocina italiana, no a las pastas entendidas como galletitas.
Conforme a todo ello, insiste el Tribunal Common de la UE en que tampoco se ha hecho prueba del uso efectivo respecto a una parte de los productos incluidos en la marca base de la oposicin, como alegaba Bimbo, pues solo se ha podido probar para los bollos dulces, que no son productos de panadera ni pastas alimenticias ni, en consecuencia, se produce un riesgo de confusin entre las marcas.
“En definitiva y an cuando queda posibilidad de recurso, se ha confirmado la concesin de la marca Donas Dulcesol a favor de la empresa valenciana”, asegura Gilabert.
“En el fondo de todo esto se trasluce la necesidad de una correcta redaccin de la lista de productos y servicios en el momento de la solicitud de una marca”, explica la letrada de PONS IP.
Qu llev a Bimbo a no incluir los productos de pastelera entre los designados en su solicitud? Fue desconocimiento, error o quizs el temor a que fuera considerado por la Oficina de Marcas un trmino genrico o descriptivo para ese tipo de productos? “No olvidemos que la marca Donuts solo est registrada como tal en muy pocos pases: Espaa, Portugal, Argelia o Marruecos. En el resto, es un trmino genrico para designar un bollo con un agujero central”, comenta la abogada.
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